Ley sobre secretos comerciales protegería información competitiva de la empresa

Todas las empresas tienen  información crítica que no interesan llegue a manos de la competencia.  Muchas veces esta información otorga  una ventaja competitiva sostenida.  A este concepto de información valiosa  se le conoce como secreto comercial y puede ser el activo más valioso que tenga una persona o una compañía.  La información pudiera incluir formulas, métodos, técnicas,  procesos, listados, patrón, instrumento, maneras de hacer cosas, dispositivos, planos, planes de comercialización, recetas, diseños y listas de clientes. La ventaja y valor económico se pierde o disminuye cuando otros conocen el secreto,  por ejemplo cuando un competidor o ex empleado  adquiere conocimiento del mismo, ya sea directamente por el dueño o por otros medios y lo utiliza para su beneficio.

Muchas empresas incluso hacen alarde de sus secretos como la franquicia del pollo frito y su receta secreta de especies y la formula de la cola. Mientras que algunas empresas guardan celosamente sus secretos, otras se dedican a descubrirlos; a eso se le conoce como espionaje comercial. Las industrias más susceptibles al espionaje son las farmacéuticas, telecomunicaciones, procesos de manufactura, servicios financieros, energía y tecnología  en general.

Al no existir una ley en Puerto Rico que reglamente los secretos comerciales, los casos que reclaman apropiación de secretos comerciales  se basan en doctrinas sobre la protección de información confidencial y esto hace difícil proteger la privacidad y reclamar daños a quien la ha violado.  Hace falta una ley que defina  el concepto de secreto comercial y establezca  remedios disponibles.

El proyecto S 1850 del Senado de Puerto Rico pretende crear una ley que reconozca   la importancia de regular y proteger este tipo de información, ” brindando así una mayor estabilidad y tranquilidad a los dueños de los mismos para llevar a cabo sus operaciones en nuestra Isla”. En síntesis la ley le impondrá penalidades a la persona o empresa que se apropie de un secreto comercial.  La ley le requeriría al que  reclame la existencia del secreto que demuestre que  la información  protegida tiene un   valor económico (actual o potencial), o confiere una ventaja comercial debido a que tal información no es de conocimiento común Y que  tomó los pasos razonables para preservar el secreto.

Además de tener a su disposición el mecanismo de injunction y poder reclamar daños,  la persona cuya información ha sido apropiada podrá  exigir del que se la apropió,  triple daños y honorarios de abogados si demuestra que la apropiación fue intencional y de mala fe.

Dado que la ley requeriría que las empresas tomen medidas razonables de seguridad para mantener la confidencialidad de la información, en el contexto laboral es importante elaborar una política de confidencialidad y obtener compromisos firmados por los empleados para evitar que diseminen la información. Un escenario típico es que la competencia reclute a su empleado clave para aprovechar sus conocimientos o que el empleado renuncie y armado de  información suya se torne en competidor.

Una encuesta nacional  reciente reflejó que  el 95% de los empleados que renuncian o fueron despedidos en los últimos 12 meses admitieron haberse apropiado de información de la empresa  y el 67% admitió usar la información confidencial para buscar un nuevo trabajo.  El estudio descubrió que el 53% de los empleados se apropió de la data bajándola a un ‘thumb drive’, CD o DVD y el 38% la transfirió a un correo personal.  Un gran numero de empleados además se llevó copias en papel.  La información más común era listados de correos electrónicos, récords de empleados e información de clientes. (Fuente: hrhero.com).

La parte laboral es solo un aspecto pues suplidores y contratistas y otros socios comerciales también tiene que ser objeto de políticas restrictivas cuando se le brinda a estos acceso a la información. Igualmente, cuando se contempla la compra de una empresa, uno de los primeros documentos que se redacta  tiene que ver con la no-divulgación de información  confidencial.

A continuación copia de las disposiciones principales del proyecto S 1850

Artículo 1. – Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Secretos Comerciales”.

Artículo 2. – Definiciones

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado aquí dispuesto:

a)            Información – Conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen. Incluyen, pero no se limitan a, cualquier fórmula, compilación, método, técnica, proceso, receta, diseño, tratamiento, modelo o patrón.

b)            Medios inapropiados – Medios ilícitos, no permitidos legalmente o que sean contrarios a la sana competencia, mediante los cuales se obtiene un Secreto Comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, apropiación ilegal, robo, soborno, dolo, engaño, incumplimiento de un deber contractual, interceptación de comunicaciones sin la debida autorización o espionaje, ya sea electrónico o por otro medio.  No incluye la ingeniería inversa o la creación independiente.

c)            Persona – cualquier persona natural o jurídica.

Artículo 3. – Secreto Comercial

Se considera un Secreto Comercial, Secreto Industrial o Secreto de Negocio toda información:

a)      De la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información y;

b)      que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad.

Será también parte del Secreto Comercial toda información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo.

Artículo 4. – Medidas Razonables de Seguridad

Las medidas razonables de seguridad son aquellas medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares.  Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.

Las medidas que se pueden considerar como razonables para mantener la confidencialidad del Secreto Comercial incluyen, pero no se limitan a:

a)      No divulgar la información a individuos o entidades no autorizadas a tener acceso a la misma;

b)       limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder la información.

c)      requerir a los empleados de la empresa autorizados a acceder la información firmar acuerdos de confidencialidad;

d)     guardar la información en un lugar separado de cualquier otra información;

e)      rotular la información como confidencial;

f)        tomar medidas para impedir la reproducción indiscriminada de la información;

g)      establecer medidas de control para el uso o acceso de la información por parte de los empleados;

h)      implementar las medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir la información a través del Internet, incluyendo el uso de correo electrónico, páginas en la red, foros de discusión y/o cualquier otro medio que sea equivalente.

Artículo 6. –  Causa de Acción

Cualquier persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial responderá por los daños causados al dueño del mismo.

Para efectos de esta Ley, será apropiación indebida:

a)      La adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya sea directa o indirectamente o;

b)      la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa o implícita, por una persona que:

i.      utilizó medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o

ii.      al momento de la divulgación o uso sabía o debió haber sabido que el Secreto Comercial fue:

1.      Obtenido por medio de una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados u;

2.      obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o limitar su uso, u

3.      obtenido por medio de una persona que tenía un deber con el dueño del Secreto Comercial de mantener su confidencialidad o de limitar su uso o;

4.      conocido por accidente o error.

Artículo 7. – Procedimiento Especial

Cuando a juicio del Tribunal, en una demanda jurada o apoyada por una declaración jurada presentada por el dueño de un Secreto Comercial, se aleguen hechos específicos que establezcan claramente que el demandado se apropió indebidamente del Secreto Comercial, que su divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños al demandante, y que el demandante tiene altas probabilidades de prevalecer, el Tribunal emitirá una orden provisional ex parte requiriendo a la parte demandada que paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del uso o divulgación del Secreto Comercial a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional.

La orden provisional dispondrá la celebración de una vista dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha en que se expida dicha orden, para que la parte demandada muestre causa por la cual no debe expedirse una orden de interdicto preliminar en lo que se ventilan los derechos de las partes.  La orden emitida perderá vigor, eficacia y valor, y no será ejecutable, luego de transcurrido el referido término de diez (10) días.  Dicho término sólo podrá prorrogarse si el Tribunal determina la existencia de circunstancias extraordinarias antes de que expire el término de la orden previa.

Artículo 8. – Remedios – Interdicto

En todo caso en que quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un Secreto Comercial, el Tribunal podrá expedir una orden de interdicto preliminar sin que el demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable.  Además, el Tribunal podrá emitir un interdicto permanente una vez concluido el caso en su fondo.

El Tribunal, a petición de la parte demandada, dará por terminado el interdicto si el Secreto Comercial ha cesado de existir como Secreto. El Tribunal podrá extender el interdicto por un periodo razonable adicional para evitar una ventaja comercial indebida por parte de la parte demandada o, cuando el secreto deje de existir, mediando culpa de la parte demandada.

El Tribunal podrá, bajo circunstancias extraordinarias, ordenar el pago de regalías razonables si determinase que la prohibición del futuro uso de un Secreto Comercial sería una medida irrazonable. El término dispuesto para el pago de dicha regalía no excederá el tiempo durante el cual el uso del Secreto Comercial hubiese sido prohibido. Se considerará como circunstancia extraordinaria el que se encuentre que una parte ha utilizado el Secreto Comercial antes de tener conocimiento o estar en posición de conocer sobre la apropiación indebida, haciendo que el remedio de interdicto sea un remedio contrario a equidad.

Artículo 9. – Remedios – Daños

Excepto en aquellos casos en los que ocurrió un cambio de posición o situación, previo a que el demandado conociera o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la información del Secreto Comercial, y ello provoque que una sentencia monetaria sea contraria a los principios de equidad, el demandante podrá recobrar los daños materiales causados por dicha apropiación.  El demandante podrá reclamar, además, cualesquiera daños adicionales causados por cualquier ventaja obtenida por el demandado como resultado de la apropiación indebida que no hayan sido incluidos en el cómputo de las pérdidas causadas por los daños. De no poder probar, a satisfacción del Tribunal, los daños materiales o los daños por ventaja indebida, el Tribunal podrá ordenar el pago de regalías por un periodo que no será mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería prohibida.

El Tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces los daños probados cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.

Los elementos a considerarse al otorgar daños por apropiación indebida de un Secreto Comercial incluyen, pero no se limitan a:

a)      Pérdida de ganancia por parte del dueño de la información;

b)      valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información;

c)      depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación,

d)      costos de desarrollo en el proceso de adquirir la información o;

e)      valor en el mercado de la información.

Artículo 10. – Honorarios de Abogado

Además de las circunstancias provistas en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, el Tribunal deberá  imponer en su sentencia el pago de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado a la parte reclamante, si la evidencia presentada demuestra que la apropiación indebida por la parte demandada fue intencional y de mala fe.

Artículo 11. – Conservación del Secreto

a)      En cualquier acción presentada en la que se alegue la apropiación indebida de un Secreto Comercial al amparo de esta Ley, la parte demandante, antes del descubrimiento de prueba, describirá el Secreto Comercial de la manera más específica que sea posible sin tener que divulgar el mismo.

b)      En cualquier acción presentada al amparo de esta Ley, el Tribunal deberá preservar la confidencialidad del alegado Secreto Comercial y tomará las medidas que entienda que son necesarias, que podrán incluir, entre otras, emitir una orden protectora que asegure su confidencialidad, el celebrar vistas cerradas, mantener los expedientes de la acción sellados y ordenar a cualquier persona envuelta en el litigio a no divulgar el Secreto Comercial sin autorización previa del Tribunal.

c)      Antes de ordenar el descubrimiento de información designada por su dueño como un Secreto Comercial, el Tribunal deberá determinar si la parte que solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información.  Para fines de esta Ley se entenderá que existe una “necesidad sustancial”, si están presentes las siguientes circunstancias:

i.        Las alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de responsabilidad han sido presentadas de manera específica;

ii.      la información que se busca descubrir es directamente relevante a las alegaciones presentadas de manera específica;

iii.    la información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso a la misma; y

iv.    existe una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive de la información que forma parte del Secreto Comercial será admisible en el juicio.

d)     El Tribunal no ordenará acceso directo a bases de datos que contengan información que forme parte de un Secreto Comercial a menos que el Tribunal encuentre que el proponente del descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún otro medio y que la información no está sujeta a ningún privilegio.

e)      A solicitud del dueño del Secreto Comercial, el Tribunal puede condicionar el descubrimiento del Secreto Comercial a la prestación de una fianza apropiada.

f)       Todo Secreto Comercial descubierto al amparo de esta Ley, sólo podrá ser divulgado a las personas identificadas en la orden emitida por el Tribunal, y sólo podrá ser usado o divulgado dentro del proceso judicial en el cual se autoriza su descubrimiento.

g)      Toda Persona que reciba información del Secreto Comercial al amparo de esta Ley estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

h)      Cuando se discuta o divulgue un Secreto Comercial en un juicio o vista, el Tribunal ordenará el desalojo, de la Sala, de todas aquellas Personas, cuya presencia no sea imprescindible para la continuación del proceso judicial y se permitirá al dueño obtener acuerdos de confidencialidad firmados individualmente por todas las Personas que se encuentren presentes en Sala o sean parte de cualquier procedimiento en el cual se discuta, presente, o de cualquier otro modo se divulgue el Secreto Comercial, que no hayan otorgado previamente un acuerdo de confidencialidad con el dueño del Secreto Comercial.

i)        Toda información que sea parte del Secreto Comercial y toda copia, duplicado, escrito o cualquier otro medio que refleje o contenga información del Secreto Comercial, porciones o extractos del mismo, deberá ser devuelto al dueño del Secreto Comercial al finalizar el litigio, o destruido a satisfacción de éste.

Artículo 11. – Efectos sobre otras Leyes

Excepto lo dispuesto en este Artículo, esta Ley desplaza cualquier Ley del Gobierno de Puerto Rico que provea remedios civiles por la apropiación indebida de un Secreto Comercial.

Esta Ley no afecta:

a)      Remedios contractuales, estén o no basados en la apropiación indebida de un Secreto Comercial;

b)      otros remedios civiles que no estén basados en la apropiación indebida de un Secreto Comercial;

c)      acciones penales, estén o no basadas en la apropiación indebida de un Secreto Comercial.

Artículo 12. – Prescripción

Toda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier disposición de esta Ley, deberá iniciarse no más tarde de un (1) año a partir de la fecha en que la persona afectada sabía o debió haber sabido del surgimiento de los hechos que dan base a la causa de acción.

Artículo 13. – Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 14. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

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